北京市高级人民法院程永顺去年8月25日，九届人大常委会第17次会议通过了新修改的专利法，并将于今年7月1日起实施。新专利法修改的许多内容与专利司法有密切关系，人民法院审理专利案件的法官有必要在新专利法实施前认真学习、研究新专利法修改的内容，以便更好地完成专利审判任务。现就新专利法中涉及的若干法律问题谈些个人观点，供有关人士研究思考。1.职务发明创造与非职务发明创造的界限职务发明创造与非职务发明创造纠纷一直是专利纠纷案件中的主要内容之一，约占三分之一左右。多年来，法官对原专利法第6条及专利法实施细则第10条规定的职务发明与非职务发明的法定界限比较熟悉，已经习惯对职务发明还是非职务发明要依法律规定进行判断。新专利法从公平合理的角度出发，对此问题作了新的补充规定，允许当事人之间用合同的方式约定专利权的归属，“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”。根据这一规定，对一部分本应属于职务发明创造的申请专利的权利和专利权的归属，合同约定归发明人或者设计人的，可以归发明人或者设计人所有，也可以约定归单位与发明人或者设计人共有。根据合同约定优于法定的原则，法官必须习惯只有在无合同约定的情况下，才依照法律规定处理专利权的归属。新专利法这一规定是为了适应我国科技计划项目管理体制改革，特别是实施课题制的需要作出的，是符合我国国情的，但必然会在实践中带来新的问题，如合同双方约定将申请专利的权利和专利权归第三方是否可以？怎样防止单位负责人和发明人或设计人利用合同关系将应归属单位的权利转移给个人，使单位利益蒙受损失？2．对许诺销售行为的理解和掌握新专利法进一步扩大了专利权的范围，增加了对发明专利产品或依发明专利方法直接获得的产品和实用新型专利产品“许诺销售”权的保护，使我国专利法进一步同国际公约中对专利权保护水平相一致。许诺销售是指明确表示愿意出售某种产品的行为，包括销售前的推销或促销行为。许诺销售既可以是面向个人的，也可以是面向公众的；既可以是以书面形式，也可以是口头形式；既可以通过柜台展示或者演示的方式，也可以是通过广告、电话、传真等其他途径。新专利法实施后，未经专利权人许可实施了许诺销售的行为，也构成侵犯专利权。这虽然符合了 Trips协议的规定，对专利权的权利保护得更加充分，但与我国民法通则规定的传统的侵权行为要有因果关系对应的构成要件却不相符，即在没有实际损害发生的情况下，也要承担侵权责任。这就要求法官在依新专利法审理专利侵权案件时，必须结合 Trips协议的规定，认真研究专利侵权构成要件，准确理解和认定许诺销售行为。3．专利权无效对在前生效的侵权判决的影响新专利法对专利权无效不影响人民法院在先作出并已执行的专利侵权的判决、裁定的内容未作改动，只是从原专利法的第50条改为第47条。从多年的专利司法实践看，人民法院在判决中援引专利权效力溯及力条款的案例寥寥无几。其根本原因在于，法官在审理侵犯专利权的案件时，一旦被告反诉专利权无效，绝大多数法院采取了中止侵权诉讼，等待专利权是否有效的终局决定的做法，因此，专利权效力溯及力条款便形同虚设。近年来，专利权人对法院审理专利侵权诉讼中止过多，使案件久拖不决意见极大。新专利法根据实用新型、外观设计授权审查规定，基本采取形式审查而不进行实质审查。涉及实用新型专利侵权时，法院可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。实用新型专利权人在提起专利侵权诉讼时，一旦出具了检索报告，法院便把它当作经过三性审查的发明专利一样对待，这时，即使被告再反诉专利权无效，法院也无需一律中止侵权诉讼，而可以径行审判并及时作出判决。在这种情况下，专利权效力溯及力条款便显得十分重要了。一个本来不该得到专利权保护的技术方案，由于权利人的故意行为，钻了法律和司法程序中的空子，从而得到了专利权，之后又起诉他人侵权，从而司法程序制止他人侵权，又得到损失赔偿这种明显不公平的现象不仅不会杜绝，还可能蔓延。这就要求法官必须熟练地掌握和运用新专利法第47条之规定，在公平原则下依法保护专利权。在这里，不仅涉及到中止程序的合理运用，还涉及到对专利权人恶意取得专利权的理解，不能让恶意取得专利权的人在专利侵权诉讼中占到便宜，侵害公众的利益。4．侵犯专利权、假冒他人专利与冒充专利假冒他人专利和冒充专利本来均属于假冒专利，但在专利法中，这两种行为前者定性为侵权，后者定性为违法。在新专利法中，这两种行为分别规定在第58条和第59条中。假冒他人专利的行为，在承担侵权的民事责任、构成犯罪的依法追究刑事责任的基础上，新专利法又增加了行政责任的内容。冒充专利仅仍承担行政责任。这样一来，使人们对这两种假冒行为的理解更加复杂化了。其实，多年来专利法中出现的这两个概念一直没有统一的定义，各自理解也不相同。前不久报刊上登载了某中级法院对周某假冒专利案作出终审裁定的消息。据该中院介绍，这是新刑法颁布后，我国首例适用假冒专利罪罪名定罪量刑的案例。据报载：1999年3月，周某注册成立乐凯制品厂，当得知某公司有“双层艺术玻璃容器”专利后，一边去专利复审委请求宣告该专利无效，一边从某瓶盖厂购进杯体，以每只65元的成本生产双层艺术玻璃容器“乐凯”牌口杯，以每只78元至182元的价格分别销至河北某公司等单位，共销售口杯3 168只，直至被当地县检察院查获。法院经审理认为，“被告人周某在明知他人有专利权的情况下，未经专利权人许可，为生产经营目的非法制造、销售侵犯他人专利权的“乐凯”牌口杯，侵犯了国家的专利管理制度和他人的专利专有权，情节严重，已构成假冒专利罪，依法判决被告人犯假冒专利罪，处有期徒刑二年，并处罚金5万元; 非法获利76，446.52元予以追缴，赃物乐凯口杯300只予以没收；赔偿附带民事诉讼原告人经济损失76，446.52元”。一审判决后，周某不服提出上诉。中院经审理认为，一审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑、赔偿数额适当，审判程序合法，依法裁定维持原判。上述周某的行为到底是专利侵权行为，还是假冒他人专利行为，多数人的看法是前者，但是法院还是按假冒他人专利行为，并认定情节严重，构成了犯罪。保护知识产权，严厉打击侵犯知识产权犯罪行为是对的，但必须严格依法，要做到这一点，就必须先学好法，正确理解法条的本意，否则，就谈不上依法办案。新专利法实施后，对侵犯专利权、假冒他人专利和冒充专利的行为，管理专利工作的部门均有权作出行政处罚决定，对这三个内容不同的行政决定的最终审查权均在人民法院。人民法院在依据行政诉讼法审理这些具体行政行为时，如果不能正确区分侵权、假冒、冒充这三种行为，就很难对行政执法给予监督，而在法院不能正确区分侵犯专利权、假冒他人专利和冒充专利的情况下，管理专利工作部门的行政执法工作也将陷入无所适从的被动地位。5．侵权损害赔偿的计算方法新专利法第61条增加了专利侵权赔偿计算方法的条款。这个条款于司法实践，最高法院早已有相关司法解释。但多年的司法实践证明，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定侵权赔偿额，这两种计算方法在有些情况下难以奏效。例如，原告尚未实施该专利，或者发生了专利侵权行为，原告的获利并未减少，或者被告边侵权边转移财产。而用参照专利许可使用费的办法确定损失赔偿额，也并非易事。首先权利人要订立过专利许可合同才有可能参照；其次，即使有许可合同，还涉及到对合同效力、合同真伪的认定，故意制作假许可合同，以达到参照高额专利许可费提出赔偿数额的案例在实践中并非没有。由此可见，专利侵权赔偿问题并不会因为在立法中将司法解释的内容上升为法律条款就解决了，而是难度更大了。新专利法第61条规定，“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。”这里的倍数应怎样理解？按几倍确定赔偿数额才是合理的？这确实给法官的认定又提出了新的难题。在专利侵权诉讼中，虽然新专利法规定了三种专利侵权赔偿的损失计算方法，但是对法律没有规定的其他计算方法，只要公平合理，仍可适用，并非只能适用这三种计算方法。6．在“不知道”情况下使用和销售专利产品新专利法第63条将原专利法第62条规定的5种不视为侵犯专利权的情况减少为4种，对“不知道”的情况重新做了规定，这就是“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法的，不承担赔偿责任。”这一规定与原专利法的规定已完全不同，它包括有以下含义值得重视：使用或者销售行为，专指使用和销售专利产品或依照专利方法直接获得的产品的行为，不包括制造行为、许诺销售行为、进口行为；使用或者销售行为属于侵犯专利权行为，而不再属于不视为侵权的情形；使用或者销售行为，只有能证明其产品合法的，才不承担赔偿责任，但是要承担其他民事责任，如停止侵权行为等。在执行这一条款时，较难把握的是，对产品是否合法的认定。这时应当由被告提供产品合法的证据，而被告不能再简单地用“不知道”三个字来进行侵权抗辩。7．专利权无效行政案件中的第三人新专利法第46条第二款规定：对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。行政案件中的第三人参加诉讼的条件本来是严格的，比对民事案件中的第三人条件限制。在一般行政案件中能否作为第三人，要看行政机关的具体行政行为是否直接涉及了第三人的利益，是否产生了直接的利害关系。但在专利权无效行政案件中情况发生了变化，由于专利权是否维持与宣告无效对请求人或者专利权人至关重要，因此无效宣告请求人和专利权人都不愿袖手旁观。当一方作为原告时，另一方便急于作为第三人，希望参加到诉讼中来。因此，在专利行政案件中是否允许有第三人、谁可以作第三人的问题一直有争论。最初是专利权人可以作为第三人，而无效宣告请求人一般不允许作为第三人，后来发展到专利权人和无效宣告请求人均可以作为第三人。为此，北京市高级法院1998年10月29日在《关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解答》中规定：专利权无效行政纠纷案件中，无论是专利权人还是无效宣告请求人，只要在收到法院受理案件的通知后于合理期限内参加专利行政诉讼的，均应列为行政诉讼第三人。因为这类案件由北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院审理，因此，这一问题在司法实践中已基本解决。新专利法这一规定源于司法实践，但对人民法院在程序上提出了更高的要求，即第三人参加诉讼要由人民法院通知，而不是由当事人主动申这就可能会涉及到第三人通知不到、通知不来怎么办的问题。而且，第三人的利益可能会高于被告，稍不注意就可能发生明明是原告诉专利复审委员会的行政案件，但却按原告与第三人之间产生的民事案件审理的情况。8．新产品制造方法发明专利侵权的举证责任原专利法第60条第二款规定：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”这就是举证责任倒置的规定。新专利法保留了这一规定，但条款在文字上稍作修改，新专利法第57条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”这一规定比原专利法对举证责任倒置的规定更加明确，直接规定了被告举证的内容。在实体法中直接规定举证责任倒置的法律条款并不多见，而多实行谁主张、谁举证的举证原则。因此，多年来在司法实践中，对侵犯专利方法实行举证责任倒置时如何具体操作颇有争议。新专利法的规定明确了司法中的一些模糊认识，不仅明确了举证责任倒置仅适用于新产品制造方法专利，原告应证明自己的发明专利是新产品的制造方法、证明被告制造的产品同其新产品相同之后，被告才负举证责任倒置的责任；而且被告必须提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，才不承担侵权责任，否则，就要承担侵权责任。当然，在司法实践中，这一条款还涉及到对新产品的认定、对制造方法的理解、对专利方法与侵权方法的比较认定等难题等待法官解决。9．专利侵权诉讼遇反诉专利权无效的中止问题新专利法第57条第二款规定，专利侵权纠纷涉及“实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。这一规定与专利侵权诉讼中被告反诉专利权无效时，法院是否中止侵权诉讼有直接关系。新专利法第40条规定：“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。”根据十几年的专利司法实践，实用新型和外观设计被授予专利权后，权利人便可能提起侵权诉讼，此时，被告一旦反诉专利权无效，人民法院便处于两难境地，如果不中止对侵权案件的审理，由于实用新型和外观设计未进行实质审查，很可能最终被宣告无效，造成对被告的不公平；如果中止诉讼，专利权无效的审查时间又会很长，造成专利侵权纠纷无休止地拖延，造成对专利权人的不公平。尽管如此，目前大多数法院还是根据最高法院的相关司法解释，中止对侵权诉讼的审理，至此，专利侵权案件便被搁置，有的一拖多年。不仅对专利权保护不利，而且影响了司法信誉。此问题虽已讨论多年，但仍无解决良策。根据新专利法的规定，法院可以要求提起专利侵权诉讼的实用新型专利权人出具检索报告，对其专利权的专利性在诉讼前先拿出依据，在专利诉讼中，即便被告反诉专利权无效，法院也不必作出中止审理的裁定。而一旦作出了侵权判决，专利权又被宣告无效的也不必惊慌，还有前述的新专利法第47条作后盾。从而可以大大提高审理专利侵权案件的速度。值得研究的是，当事人提供的、由有关部门作出的检索报告的性质问题，它是专利权有效的证据，还是一般的参考证据；它与专利权无效决定的关系如何？法律规定法院可以要求专利权人出具检索报告，如果专利权人不出具会导致什么后果？而且，新专利法讲的检索报告仅针对实用新型专利，而不包括外观设计，大量的外观设计专利侵权案中，反诉专利权无效的问题又如何处理，仍然是个问题。10．以管理专利工作的部门为被告的行政案件依据新专利法的规定，以地方管理专利工作部门作为被告的行政案件会涉及三种情况：发生专利侵权后，专利权人或者利害关系人请求管理专利工作的部门处理，管理专利工作的部门认定侵权行为成立，并作出责令侵权人立即停止侵权行为的行政决定，当事人不服的；管理专利工作的部门对假冒他人专利的行为，作出责令改正、没收非法所得、并处以罚款的行政决定，当事人不服的；管理专利工作的部门依职权对冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为，作出责令改正、并处以罚款的行政决定，当事人不服的。对上述三种管理专利工作的部门作出的行政决定，当事人不服向法院起诉的，应当在收到处理通知之日起15日内提出，法院应当作为行政案件处理。当事人逾期不起诉的，就应当主动履行行政决定内容，否则，管理专利工作的部门可以请求法院强制执行。新专利法取消了管理专利工作的部门对专利侵权民事赔偿纠纷的调处权，只可以应当事人的请求，就侵犯专利权的赔偿数额进行调解，调解不成的不能作出行政决定，而应当告知当事人寻求司法途径解决。这时，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。在这里，法官需要研究的不仅是将行政纠纷与民事纠纷区分开来，更要研究可能发生的新问题。如行政机关认定侵权并责令侵权人停止侵权后，当事人向法院提起民事诉讼，请求民事赔偿，在民事赔偿诉讼中还要不要审理是否构成侵权？如果法院认定是否构成侵权的结果与管理专利工作的部门的认定结果相反怎么办？多年来，由于专利案件的特殊性，所以专利纠纷一直实行特别指定管辖，那么，这三种行政纠纷案件在管辖上要不要有特殊规定？11．诉前临时禁令和保全措施的适用新专利法的第61条规定：“专利权或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”这实际上就是诉前的临时禁令和保全措施。从程序上讲，我国民事诉讼法中已有类似规定。因此，新专利法规定，人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第93条至96条和第99条的规定。但是从这种保全措施针对的内容看，则是全新的。因为在现行的法律中，并无制止“即发侵权”、将侵权行为消灭在萌芽状态的规定。因此，在采取诉前的临时禁令和保全措施时，法官要重视的是，通过研究证据对侵权行为的把握与认定，尤其是掌握如何对“正在实施”和“即将实施”侵犯专利权的行为的认定。否则，将可能会起到与立法本意适得其反的作用。12．专利权自公告之日起生效新专利法第39条和第40条规定：发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。改变了原专利法自颁发专利证书之日起生效的规定。这一规定对专利案件的审理同样意义重大。例如：以往的专利侵权诉讼，专利权人拿到专利证书即可向法院起诉，但此时该专利权内容尚未公告，公众并不得知，专利权人向法院提供的专利权利要求书不是最终文本，或者不是授权文本，被指控侵权人也无法看到授权文本，反诉专利权无效无针对性，造成对被告的不公平。专利法的这一修改，即有利于保护专利权人的利益，也可以公平地保护各方当事人的利益。在执行中，尤其是在法院进行司法改革、立审分离的情况下，要求法官认真学习掌握这一新规定有着重要现实意义。上述问题仅是修改后的新专利法中与专利司法关系十分密切的部分内容，有的需要负责专利审判工作的法官转变认识，有的需要加以重视，有的需要认真加以研究。只有这样，才能更好地完成越来越繁重的专利审判任务。□【关于转载文章及付酬的声明】此篇文章原登载于《电子知识产权》杂志。本网站依据《中华人民共和国着作权法》第三十二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