北京纲正知识产权事务咨询服务有限公司梁军实用新型专利的检索报告制度是我国《专利法》于２０００年第二次修正时新增的内容。但由于新法实施时间不长，人们普遍缺乏对这一新制度的了解和处理该类问题的实践经验。本文希望通过全面介绍实用新型专利检索报告制度并提出有关问题的解决办法，有助于有现实需求的当事人解决问题，同时也有助于相关公众的知识储备。一、制度的由来我国专利法规定，授予专利权的实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。但是，我国对实用新型专利申请只进行形式审查，除非存在明显的实质性缺陷，被授予专利权的实用新型并没有经过新颖性、创造性等评判。也就是说，实用新型专利不一定具备专利法要求的新颖性、创造性等。实践表明，实用新型专利被无效的成功率非常高，常见的无效理由就是该专利不具备新颖性或者创造性。如果以一件权利状态不甚稳定的实用新型专利去起诉他人侵犯专利权，原告无疑承担了较大的败诉风险。如果该实用新型专利确实本不该被授权，那么这样的官司往往会造成对被告的伤害，同时也给人民法院增加了不必要的工作负担。所以，不管是出于原告个人利益的考虑，还是为了维护社会整体利益、避免资源浪费，都有必要在提起专利侵权诉讼之前，尽量明确实用新型专利的权利稳定性。结合实践，一种可行的办法就是由专利局专利审查员对涉案实用新型专利的新颖性和创造性进行检索评价。于是，产生了实用新型专利检索报告制度。我国《专利法》在第五十七条第二款中规定，专利侵权纠纷“涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。二、检索报告的内容实用新型专利检索报告包括两大部分：其一是反映对比文件与各权利要求相关程度的表格；其二是关于各权利要求是否符合有关新颖性或创造性规定的简要说明。此外，如果实用新型专利保护的主题属于不必检索的规定情形或者因缺乏单一性而需要限制检索的，审查员将在检索报告中说明原因，并作出必要的分析。如果实用新型专利保护的主题之间缺乏单一性，而请求人又没有缴纳附加检索费，审查员将仅检索该实用新型专利的第一项权利要求保护的主题以及与该项权利要求之间符合单一性要求的其他权利要求保护的主题，对其余不符合单一性要求的权利要求所保护的主题不予检索。对于不符合新颖性或者创造性规定的权利要求，审查员需要在检索报告中给出明确结论，并引证对比文件说明理由，同时附具所引证对比文件的复印件。但是，当经过检索没有发现影响实用新型专利新颖性和创造性的对比文件时，检索报告不会给出诸如“该实用新型专利具备新颖性和创造性”之类的结论，而是仅仅告之经过检索没有发现影响实用新型专利的新颖性和创造性的对比文件这一事实。可见，实用新型专利检索报告明显区别于新颖性检索报告。新颖性检索报告只是提供经过检索所获得的相关文献，并告之这些文献与被检索技术的相关程度，至于是否破坏了被检索技术的新颖性或者创造性，则由检索请求人自己判断。实用新型专利检索报告之所以要给出非常明确的结论，是为了避免当事人、法官或者纠纷处理人员在对比文献是否破坏了被检索技术的新颖性或者创造性这一问题上产生争议，否则检索报告就不能发挥其预期的作用。三、检索请求的提出请求国家专利局出具实用新型专利检索报告必须符合一系列相关规定。这些规定涉及请求人资格、请求期限、提交的文件、费用以及委托事项等。（一）请求人有权请求国家专利局出具实用新型专利检索报告的请求人限于该实用新型专利的权利人。除此之外的其他人，包括被许可人、被告人等利害关系人，都无权请求国家专利局出具实用新型专利检索报告。这是因为，一方面，人民法院或者专利管理机关只会要求专利权人提供实用新型专利检索报告；另一方面，其他利害关系人可以通过其他途径间接地解决问题。如，被许可人可以在签订许可合同前要求专利权人提供检索报告；被告人可以委托知识产权中介服务机构进行检索。应当注意的是，请求人必须与专利权人一致。有多个专利权人的，请求人应当是所有的专利权人。（二）请求期限从授予实用新型专利权的决定公告之日起，该实用新型专利权人就可以请求国家专利局出具实用新型专利检索报告。也就是说，并不一定要等到专利侵权纠纷发生之后才可以进行此项工作。请求国家专利局出具实用新型专利检索报告的权利并不随专利权的终止而丧失。某些情况下，专利权终止后，原专利权人仍然可以提出实用新型专利检索请求。（三）提交的文件在提出实用新型专利检索请求时，专利权人必须提交请求出具检索报告的请求书以及实用新型专利证书复印件各两份；委托专利代理机构办理的，还需要提供专利代理委托书一份；经历过无效宣告或者撤销程序的，还需要提供无效宣告或撤销请求审查决定复印件一式两份；专利权已经终止的，还需要提供专利权终止通知书复印件一式两份。请求书一共六栏，除第六栏“受理部门处理意见”由专利局填写外，其他五栏都由请求人填写，分别是：（１）请求人栏；（２）专利代理机构栏；（３）专利及其法律状态栏；（４）附件清单栏；（５）请求人或代理机构签章栏。请求书要求对实用新型专利的法律状态给予完整描述，包括专利权是否有效、是否经过无效宣告或者撤销程序以及是否转让过等各方面情况，并附具有关证明文件。检索请求实行一检索一申请原则，即每项检索请求仅限于一项实用新型专利。同一请求人即便同时要求对多项实用新型专利进行检索，也需要分别提出多个检索请求，而不能在同一份请求书中指定多项专利。（四）费用请求国家专利局出具实用新型专利检索报告需要按规定缴纳请求费。通常，检索一项实用新型专利需要缴纳２４００．００元请求费。但是，如果该专利的权利要求之间缺乏单一性，请求人还需要根据专利局的通知缴纳附加检索费。否则，审查员只检索该专利的第一项权利要求保护的主题以及与该项权利要求之间符合单一性要求的其他权利要求保护的主题。对其余不符合单一性要求的权利要求所保护的主题可以不进行检索。检索报告请求费的缴纳期限为自提出相应请求之日起一个月内。请求人如果希望尽快拿到检索报告，应当尽早缴清检索报告请求费。（五）委托事项专利权人可以自己办理检索请求，也可以委托专利代理机构办理。如果实用新型专利在提出申请时曾经委托专利代理机构作全程代理，请求检索时却不再委托该机构办理，而是准备由专利权人本人或委托其他专利代理机构办理的，专利权人应当首先解除原专利代理机构的委托关系。四、正确对待检索报告结果实用新型专利检索报告无非存在两种结果，要么没有检索到影响该专利的新颖性和创造性的对比文件，要么由于对比文件的影响，该专利不具备专利法所要求的新颖性或者创造性。显然，这正反两种结果将对专利权人和侵权被告人产生相反的影响，那么该如何正确对待检索结果呢？对于专利权人来讲，检索报告如果显示“没有检索到影响该专利的新颖性和创造性的对比文件”，无疑是非常积极的信息，它将提高专利权人胜诉的可能性。但是，专利权人千万不要因为获得这样一个正面的检索报告就以为万事大吉。因为，实用新型专利不仅应当满足新颖性和创造性要求，还需要符合专利法要求的其他条件如权利要求书应当得到说明书的支持、申请文件的修改不得超出原始文件的范围等等。况且，“没有检索到影响该专利的新颖性和创造性的对比文件”并不等于“该实用新型专利具备新颖性和创造性”。所以，专利权人是否起诉还需要多方权衡。如果检索报告认为对比文件破坏了该专利的新颖性或者创造性，专利权人该如何应对呢？如果是在专利申请阶段，申请人还有辩驳陈述的机会，更有复审程序和行政诉讼等救济途径。而对于实用新型专利检索报告，法律却没有直接给专利权人提供一条维权之路。用它吧，显然不可能胜诉；不用它吧，又没有办法推翻它，似乎到了山穷水尽的地步。但是，只要我们变通一下，也许就会柳暗花明。专利权人不妨让他人以审查员否定专利新颖性或者创造性的事实和理由，请求宣告该专利权无效。如果无效失败，则相当于推翻了检索报告的结论；如果无效成功，专利权人就可以启动行政诉讼程序寻求救济了。对于侵权被告人而言，面对的往往是“没有检索到影响该专利的新颖性和创造性的对比文件”的检索报告，否则专利权人不会起诉。但是，侵权被告人不应被这样的检索报告吓倒仍然可以以其他事实和理由请求宣告该专利权无效，甚至以不具备新颖性或者创造性为由请求宣告该专利权无效，当然这需要提供相应的证据。如果审查员没有检索到相关对比文件，则很有可能不存在出版物公开破坏新颖性和创造性的情形，因为专利局拥有内容丰富的文献库和精通检索技巧的审查员。尽管如此，专利局也有薄弱的地方，那就是在收集使用公开信息方面鞭长莫及。而侵权被告人在这方面正好可以有所作为，通过收集使用公开方面的信息，特别是专利权人自己破坏专利新颖性的行为，同样可以否定涉案专利的新颖性或者创造性。结语实用新型专利检索报告制度的出台可谓众望所归，它不但有利于专利权人掌握其专利的实际状况、避免盲目起诉，还可以为人民法院和专利管理机关提供有用的背景资料，有助于法官和纠纷处理人员正确判案或者作出正确的处理决定。但是，由于在制定该制度时没有充分顾及到专利权人的权益维护，导致专利权人在拿到负面的检索报告时束手无策。本文虽尝试性地提出了一种解决办法，但希望有的同行关注这一问题，寻求现行法律制度下更好的解决方案。同时，建议在下一次修改专利法时，比照发明的实质审查制度，要求报告检索人员在作出负面结论之前应当告之专利权人，并赋予专利权人陈述意见、请求复审乃至提起行政诉讼的权利，从而从根本上解决问题。□【关于转载文章及付酬的声明】此篇文章原登载于《电子知识产权》杂志。本网站依据《中华人民共和国着作权法》第三十二条和《最高人民法院关于审理涉及hr网络着作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定予以合法转载。本网站依据国家相关规定准备了相应的稿酬，但由于客观原因无法支付。如您是这篇文章的着作权人或其他权利人，请与本网站联系。本网站在确认您的身份后将予以支付。如果您有任何其他意见，请与本网站联系，本网站将在进行核实后24小时内采取相关措施。谢谢合作！中国电子商务法律网电话：65518443邮件：deofar@vip.sina.com
