一般来说，专利制度包括技术创新、专利申请和审查、权利保护及许可贸易几个方面。作为专利代理人，工作偏重于专利申请和权利保护方面，而对于许可贸易——尤其是跨境形式的技术转移则往往研究不多。２００１年元月一日，修订后的“中华人民共和国技术进出口管理条例”正式施行。这是我国在加入世贸组织之后，为了促进技术贸易发展，规范技术进出口管理而制订的一个重要的行政法规。多年来从事涉外专利代理业务，与外国企业联系较多，对技术贸易的实务有一些体会。本文是从专利代理人的角度，提出对该条例的理解，以及对一些问题的思考，希望与业界同仁进行切磋探讨。一立法依据目前施行的技术进出口管理条例是在原技术引进管理条例（１９８５年５月２４日）及其施行细则（１９８８年１月２０日）、以及技术出口暂行管理办法（１９９０年６月２６日）的基础上作了重大的修订。近十几年来，随着我国社会主义市场经济的不断完善，相应的法律制度逐步健全。对外贸易法（１９９４年７月１日）、合同法（１９９９年１０月１日）、专利法（２００１年７月１日）及其实施细则的制订或修订为新条例的出台提供了明确的法律依据。对外贸易法第二条规定，本法所称对外贸易，是指货物进出口、技术进出口和国际贸易服务。因此技术进出口自然是属于对外贸易法所规范的一项贸易内容；专利法第十条及实施细则第十四条对专利申请权和专利权的转让作出规定，指出：专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人在向外国人转让专利申请权或者专利权时，必须要经过外经贸部和科技部的批准；合同法第四十四条和第三百五十五条对技术进出口合同及专利、专利申请合同的生效条件规定为应当办理批准、登记等手续才能生效。二条例介绍１． 技术进出口行为要件① 必须是一种跨境行为与原先制定的一些技术进出口管理办法不同，新条例不再强调从事技术进出口行为的主体身份，而明确规定，只要是跨境的转移技术的行为，都属于条例规范的范畴。②必须是一种贸易行为非贸易行为，譬如无偿赠与或转让的行为，则不属于本条例规范的内容。２． 技术进出口行为的内容新条例规定，技术进出口行为指的是转移技术的行为，包括许可、转让两个方面；主要内容为专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。３． 技术进出口管理模式国家对技术进出口实行统一的管理制度。对外经济贸易部及其各省、自治区、直辖市的外经贸主管部门负责全国及各行政区域内的技术进出口管理工作。具体而言，国家对技术进出口的管理模式采取：三种技术、两类合同、登记加审批制度。其中，三种技术是指将技术分为禁止进出口技术、限制进出口技术以及自由进出口技术，由外经贸部会同国务院有关部门，制定、调整并公布禁止或者限制进出口的技术目录；两类合同是指技术进口合同及技术出口合同。４． 法律责任新条例参照对外贸易法第四十条的规定，对于违法违规行为制定了明确、具体的处罚条款。条例规定：对于进口或者出口属于禁止类技术，或者未经许可擅自进出口属于限制类技术的，将依照走私罪、非法经营罪、泄露国家秘密罪或者其他罪的规定，依法追究其刑事责任；尚不够刑事处罚的，可依照海关法的有关规定处罚，或没收违法所得，处违法所得１－５倍的罚款；对于擅自超出许可范围，进口或者出口属于限制类技术的，将依照非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究其刑事责任；尚不够刑事处罚的，可依照海关法的有关规定处罚，或没收违法所得，处违法所得１－３倍的罚款；此外，对于伪造、变造、买卖或者以欺骗手段获取技术进出口许可证或合同登记证的，条例也规定了相应的刑事处罚或者行政处罚条款。三实践中的思考正如立法者所希望的那样，新条例及其配套规定，在许多方面改善了过去十几年来中国实行的技术进出口管理制度，使其更加符合ＷＴＯ的要求和国际惯例。新条例对技术进出口实行分类别、一体化管理，简化程序，提高效率，使整个管理体系更加合理。同时，新条例又进一步明确了违反条例者应当承担的法律责任，包括刑事责任、经济处罚和行政处分。这无疑为新条例的实施提供了有力的法律保障。接触到的一些外国公司中主管技术进出口业务的人士和律师，都对新条例的施行，表现出积极肯定的态度。但是，也有一些外国人士，在解读、分析新条例的某些条款时，提出了一些值得商榷、需要澄清的问题。这些问题主要涉及如何理解新条例与某些已颁法律之间不相协调的内容，以及如何在实践中进行运作。问题一专利申请权、专利权的转让问题新条例第二条规定，凡是跨境的（包括国外到国内，或者国内到国外）贸易性质的转移技术的行为，就是条例所称的技术进出口，属于条例管理的范畴。与旧条例不同，新条例模糊了技术进出口主体的身份，强调凡属跨境行为皆作此规定。这样显然扩大了管理的范围。在这一点上，新条例与专利法及其实施细则之间出现了某些不相协调的地方，譬如在涉及专利申请权的转让方面。我们知道，依照专利法的规定，完成发明创造的单位和个人拥有申请专利的权利。基于巴黎公约规定的各国专利独立原则以及优先权原则，申请人拥有的专利申请权包含：①可以在本国首先提出专利申请的权利；②可以就同一主题向其他国家（指巴黎公约成员国或与本国有双边协议的国家）提出专利申请的权利；以及③基于其在本国第一次提出的正式专利申请，享有优先权。专利申请权是一种财产权，可以进行转让。也就是说，专利申请人可以分别地或者一并地将其拥有的这三方面权利转让给他人。依照新条例的规定，如果专利申请权在转让过程中发生了跨境行为，就应当按照出口转让或者进口转让的情况进行管理。专利申请权出口转让的一般情况是这样的：中国单位或个人在向国家知识产权局提交了国内专利申请后，在优先权期限内（１２个月），将其就同一主题向外国申请专利的权利，以及享有的优先权，以合同的方式，转让给外国人，而自己则仍旧保留着原先国内的专利申请权。对于这样的专利申请权转让，中国专利法及其实施细则有着明确的规定。专利法第十条及实施细则第十四条指出：中国单位或者个人向外国转让专利申请权或者专利权的，必须经外经贸部和科技部批准；获准之后，当事人应该持批文及双方订立的书面合同，向国家知识产权局申报登记，由该局予以公告。专利申请权的转让自登记之日起生效。与专利法的上述规定相适应，新条例明确规定了外经贸部和科技部对此种情况的审批程序或者登记要求。在这一点上，新条例与专利法的规定是协调一致的，当事人也可据此操作。问题出在专利申请权进口转让方面。据所知，与专利申请权出口转让相比，以往专利申请权进口转让的情况不是很多；但是随着世界经济一体化，今后这类情况将逐渐增多。不久前，有位外国公司主管人员在谈及该公司的专利申请战略时说，对于某些发明创造，他们准备先在本国申请专利，然后与其在中国的子公司签订协议，将其向中国申请专利的权利转让给该子公司。该子公司作为合法受让人，将得到在中国申请专利的权利，并同时享有优先权。外国公司采用这种申请战略的原因是多方面的：有的是为了便于今后在中国进行专利实施和商业推广；有的是为了便于侵权后的诉讼保护，因为目前法院对中国企业的案件一般有明确的审结时限，而对于外国公司尚无确定的审限；也有的是为了节省申请费用（如律师费）等等。目前有此种想法的除了外国公司外，还有一些香港和台湾的公司。对于这种向中国专利局提交申请时申请人名称与优先权证明文件中记载不一致的情况，专利代理机构的一般做法是：按照专利法、实施细则和专利审查指南的规定，要求专利申请权的受让人提供一份转让合同正本或者一份由双方真迹签字的转让证明，或者经过公证的转让合同复印件，如是，即可通过专利局的审查，予以登记公告。多年来，代理机构和专利局一直是这样处理涉及此类专利申请权进口转让问题的。但是，这次新条例中却对这种情况设定了新的附加的管理办法。这种管理办法与专利法及其实施细则的要求不尽一致，很可能会在申请实务中给专利申请人带来困难。大家知道，外国公司在其本国申请专利之后，有为期１２个月的优先权期限。为了选择和评估国外市场，申请人往往在优先权期满前一个月或更短的时间才作出决定，直接或通过律师将申请文本寄送给中国的代理机构。中方代理人必须在优先权期限内向中国专利局以中文提交该专利申请，时间相当紧迫。按照新条例的要求，如果专利技术属于限制类的，中国的申请人——即专利申请权进口转让的受让人，必须首先办理申请进口审批手续；在经过至少四十多天的审查，获得进口许可证后，才能开始进行专利申请委托程序。如是，外国公司向中国的专利申请，其启动时间至少要在优先权期满前二个月。这种规定会给申请人带来很大的不便，在各国之间是绝无仅有的。新条例的规定同样也将发生在外国公司向中国专利局提交了专利申请之后，再将专利申请权转让给某中国公司的情况，以及外国公司将其在中国的专利权转让给某中国公司的情况。当然这两种情况不会有时限的压力。对于这种新条例与专利法及其实施细则不相协调的规定，专利申请人该如何应对？如果今后申请人及其代理人仍旧只是按照专利法、实施细则及审查指南的规定办理专利申请权的转让手续（专利局亦照此受理登记公告），而没有首先办理专利申请权进口转让审批手续，那么该申请权转让是否有效？该中国专利申请及授权后的专利权是否有效？申请人和代理人需要承担哪些法律责任？问题二：专利实施许可问题专利实施许可是指专利权人授权被许可人，在专利权期限内，在专利权的有效地域范围内，对其获得专利的发明创造客体，实施制造、使用、销售、许诺销售、进口的行为。专利实施许可与专利权转让的最大不同，就是专利权人的所有权并没有发生变化；被许可人只是在一定的时间、地域条件下，有偿地获得对许可人专利技术的某种使用权利。专利法第十二条及其实施细则第十五条中，对于发生专利实施许可法律行为的，规定了明确的要求：即双方当事人应当签订书面合同，并自合同生效之日起三个月内向国家知识产权局备案。为了进一步规范合同备案的有关事项，国家知识产权局于２００１年１２月１７日又颁发了“专利实施许可合同备案管理办法”。该办法自２００２年１月１日与新条例同日起施行。注意到，该管理办法只是将专利法及其实施细则中的有关规定更予细化，但并没有涉及专利实施许可中的跨境行为问题，也没有对此作具体的要求。既然专利实施许可中并不发生专利权的转让，那么，应当如何理解专利实施许可中的跨境行为呢？分析，专利实施许可的情况大致有以下几种：情况一，中国单位和个人将其在中国的一项专利许可中国人使用；情况二，中国单位和个人将其在中国的一项专利许可外国人使用；情况三，中国单位和个人将其在外国的一项专利许可中国人使用；情况四，中国单位和个人将其在外国的一项专利许可外国人使用；情况五，外国人将其在中国的一项专利许可外 国人使用；情况六，外国人将其在中国的一项专利许可中国人使用；情况七，外国人将其在外国的一项专利许可外国人使用；情况八，外国人将其在外国的一项专利许可中国人使用。在上述八种情况中，情况一显然不涉及跨境行为；情况三、四、七、八中，由于该专利权本身是由外国专利局授予的，因此涉及该专利权的实施许可行为显然应当适用于该国法律。在剩下的三种情况中，如果比照技术进口和出口的概念来理解，是否情况二属于出口的，情况六属于进口的？是否应分别由中国人按照技术出口和技术进口的程序来办理相关手续？那么情况五该如何理解呢？其中许可人和被许可人都是外国人，而专利权本身则是中国专利局授于的；这种情况是否属于跨境行为？如是，那么该如何办理相关手续？以上对于专利实施许可中几种情况的分析是否符合新条例的要求？如果有误，该如何正确理解？今后当事人在向国家知识产权局报请专利实施许可合同备案之前，是否必须先按照新条例的规定，办理技术进出口申请手续？如果当事人只作了合同备案，此备案有无法律效力？当事人需要承担哪些法律责任？问题三：技术秘密转让与许可问题一般认为，技术秘密与经营秘密是构成商业秘密的两种类型。我国《刑法》第２１９条第４款对商业秘密权利人界定为“商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人”。因此商业秘密（包括技术秘密）的取得，可以是原始取得，也可以是继受取得，包括受让或被许可取得。显然，技术秘密转让和技术秘密许可是技术贸易中两种不同的法律行为。但是，令不解的是，新条例第二条在规定技术进出口行为时仅提到了技术秘密转让，没有提及技术秘密许可；但在外经贸部发布的第１７号令，即需要进行登记的技术进出口合同中，却又规定了技术秘密许可合同，而没有提及技术秘密转让合同。对于新条例与配套文件中涉及技术秘密转让和技术秘密许可的不同提法不知该如何理解？问题四：改进技术成果的归属问题新条例第二十七条规定：在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。这一规定显然与合同法第三百五十四条的意思不一致。后者以比较灵活的弹性方式规定：当事人可以按照互利的原则，在技术转让合同中，约定双方对于实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。显然，这种规定实事求是，符合合作双方的长久利益。有的外国公司对上述法规的不一致表示担忧。他们担心如果在与中方的合同中，对于改进技术成果的归属问题双方使用了合同法中的灵活的意思，譬如由合作双方共同共有，共同申请专利，而没有如新条例要求的那样，明确规定为改进方所有，今后万一出现法律纠纷，法院是否会依照新条例的规定判定合同中此条款无效？如果双方已就改进技术申请了专利，会不会影响该专利权的稳定性？这是一个十分现实的问题。另外，结合对新条例的理解，我想谈一下关于技术秘密的保密问题。与专利是由发明人以其向社会公开发明创造的内容，作为享有权利的条件不同，技术秘密是由其所有者通过采取合理的保密措施来进行保护的。专利有法定的保护年限，而技术秘密则没有保护期限的限制。正是基于这样的特点，外国公司在向中国出口专利技术时，如果其中涉及技术秘密的，一般都采取技术秘密许可的合作方式。不久前见到一位外国公司负责技术合作的律师。该公司在与一家中国公司谈判签订技术秘密许可合同时，中方厂长提出在合同期满后，要将合同中所述的技术秘密，作为公知技术无偿使用。这位律师感到难以理解。原先的技术进出口条例规定，技术受让人与技术让与人在签订或执行合同过程中所获得的对方的秘密资料和信息，应当按照合同约定的范围和期限承担保密义务。该条例又明确规定，技术进口合同的期限一般不得超过十年。因此，正象这位厂长所理解的，十年合同期满后，中方作为技术受让人，所承担的保密义务将即行终止。显然，这种规定对于技术秘密所有者来说是不太公平的。令人欣慰的是，新条例取消了对进口合同的期限要求。新条例第二十六条规定，技术进口合同的受让人、让与人，在合同约定的保密范围和保密期限内，对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分要承担保密义务。按照的理解，这条规定包含了以下意思：第一，该保密期限可由双方自行约定；第二，技术秘密显然包含在尚未公开的秘密部分之中；而且这里所说的保密义务，对于技术秘密许可合同的双方也应当是适用的。明确这一点非常重要。因为在一般的合同中，签约双方都会承诺在合同有效期间，将承担保密义务。但是合同终归有个期限，譬如专利技术进口合同，其合同期限一般不可能延至该专利权期限届满之后；因为专利到期之后，自然就成为了公知技术。而技术秘密却不一样。技术秘密所有者为了使这些技术信息、经济信息长久地成为其获利的手段，必将尽可能地维持其秘密性，不向公众公开。因为技术秘密一旦被泄露，或者被不正当使用，就必然会处于不可恢复的公知状态，技术秘密所有者将就此失去商业竞争优势。问题是，合同期届满后，技术秘密所有者该怎样继续保护其利益呢？依据新条例的规定，目前某些外国公司建议的做法是，在旧合同到期之前，与中方再续签一个新的合同，以续延合作期限。不知在中国尚无类似美国统一商业秘密法的情况下，是否唯此才是一种比较现实有效的保护技术秘密的方法呢？□【关于转载文章及付酬的声明】此篇文章原登载于《电子知识产权》杂志。本网站依据《中华人民共和国着作权法》第三十二条和《最高人民法院关于审理涉及hr网络着作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定予以合法转载。本网站依据国家相关规定准备了相应的稿酬，但由于客观原因无法支付。如您是这篇文章的着作权人或其他权利人，请与本网站联系。本网站在确认您的身份后将予以支付。如果您有任何其他意见，请与本网站联系，本网站将在进行核实后24小时内采取相关措施。谢谢合作！中国电子商务法律网电话：65518443邮件：deofar@vip.sina.com
