在遭遇到专利侵权的诉讼时，反诉专利权无效，是侵权人常用的法律武器。今年７月，美国上诉法院对一起诉专利权无效的纠纷的裁决，可以使我们看到美国法院对在先技术ｐｒｉｏｒ ａｒｔ的严格掌控。同样，专利制度所规定的时间上的限制，在我国也应引起企业及发明人的重视。美国专利法规定有一年的宽限期（ｇｒａｃｅ ｐｅｒｉｏｄ），即申请专利的发明创造在申请日前一年内公开使用或销售，不丧失新颖性。我国专利制度无此宽限期，但对在政府主办或承认的国际展览会上首次参展、或在规定的学术会议上首次发表、或未经同意被他人泄露的发明创造，则给予６个月的宽限期。背景Ａｌｌａｎ Ｍ． Ｋｏｎｒａｄ 是美国第５ ５４４ ３２０（简称３２０）、５ ６９６ ９０１（简称９０１）、５ ９７４ ４４４（简称４４４）号发明专利的专利权人。上述三项专利皆隶属于hr的操作系统，该系统可使一个hr用户进入到一个远程hr的hr并搜索使用该hr。从１９７７年开始Ｋｏｎｒａｄ在伯克莱实验室（Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｂｅｒｋｅｌｅｙ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）从事科研工作。在那里，他开展了一个单个hr工作站的用户如何得到远程hr服务的研究课题。１９９０年９月２６日，在与助理员Ｃｙｎｔｈｉａ Ｈｅｒｔｚｅｒ一起工作期间，他的远程hr目标系统实验成功，这个系统的第一个原型配置到hr上后，进入到一个远程工作站——伯克莱实验室员工hr（Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｂｅｒｋｅｌｅｙ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ ＳＴＡＦＦ ｄａｔａｂａｓｅ，简称：员工hr。员工hr储存于加利福尼亚大学伯克莱校园的一个ＩＢＭ的主机上。在用户的个人hr上安装了远程hr目标系统原型的启动部分，并由图标显示，用户图标就可以进入到远程hr。１９９１年，Ｋｏｎｒａｄ和Ｈｅｒｔｚｅｒ修正了伯克莱实验室员工远程hr目标系统的原型之后，将之进入到由斯坦福大学运营的一个国家实验室——斯坦福线性加速器中心ｔｈｅ Ｓｔａｎｆｏｒｄ Ｌｉｎｅａｒ Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ Ｃｅｎｔｅｒ运营的高能物理hrｔｈｅ ｈｉｇｈ ｅｎｅｒｇｙ ｐｈｙｓｉｃｓ ｄａｔａｂａｓｅ。该高能物理hr储存有世界范围的物理学家的研究论文和摘要。Ｋｏｎｒａｄ 于１９９３年１月８日申请了第一个专利，即３２０号专利，第４４４号专利是３２０号的继续，第９０１号是４４４号的继续。如此，构成公开使用和许诺销售的关键日期ｔｈｅ ｃｒｉｔｉｃａｌ ｄａｔｅ就是１９９２年１月８日。基 本 案 情２０００年２月８日，Ｋｏｎｒａｄ向德克萨斯州东区地区法院提起专利侵权诉讼，指控３９家商业实体侵犯了其第３２０、９０１、４４４号专利。这３９家商业实体全是网景通信公司Ｎｅｔｓｃａｐｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ的用户，因而威胁到网景与客户的关系，网景遂向加利福尼亚州北区地区法院申请专利无效、未构成侵权的法律裁决，并拉上了微软和美国在线一起坐上了原告席。网景认为Ｋｏｎｒａｄ在１９９２年１月８日前的行为已构成了美国专利法第１０２条（ｂ）的公开使用或销售，２ 并要求应用简易程序裁决。加利福尼亚州地区法院应网景公司的请求，适用简易程序作出如下判决：（１）Ｋｏｎｒａｄ 向加利福尼亚大学两个hr工作人员Ｓｈｕｌｉ Ｒｏｔｈ和 Ｄｉｃｋ Ｐｅｔｅｒｓ演示其主张的发明而没有要求其保密，是公开使用；（２）Ｋｏｎｒａｄ 违反禁止雇员使用远程hr的规定，演示进入斯坦福线性加速器中心维护的高能物理hr，是公开使用；（３）他提出以４个月的全日制雇佣或不超过４８，０００元的条件为大学研究协会－超导超撞击实验室（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ－Ｓｕｐｅｒｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ Ｓｕｐｅｒ Ｃｏｌｌｉｄｅｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）配置高能物理远程hr目标系统，发生在关键日期之前的这一提议，符合销售禁止ｏｎ－ｓａｌｅ ｂａｒ。基于以上三点，２００１年６月１８日，地区法院判决专利无效。 Ｋｏｎｒａｄ向联邦巡回法院提起上诉。上诉法院的裁决及理由美国上诉法院联邦巡回法院的主审法官Ｍａｙｅｒ在判决书中依据专利法，援引大量判例，详细阐述了公开使用和实验的区别，判决实验不成立，构成公开使用及销售禁止，维持了地区法院的专利权无效的判决。上诉法院首先确认，在被告没有真实的理由作为物证提出时（ｎｏ ｇｅｎｕｉｎｅ ｉｓｓｕｅ ａｓ ｔｏ ａｎｙ ｍａｔｅｒｉａｌ ｆａｃｔ），适用简易程序裁决是恰当的。法官认为，判决专利无效的结论必须有清楚的令人信服的证据。Ａ．关于公开使用和实验的区别法官认为，公开使用包括所诉发明任何被非发明人不受约束、限制或承担保密义务地使用。美国专利制度要求公开使用禁止ｐｕｂｌｉｃ ｕｓｅ ｂａｒ，是为了鼓励发明完成和公开使用后尽快提出专利申请，因而确立了一个排他的外部限制，即以一年的时间为界。专利法承认公开实验发明不违反公开使用禁止。实验使用不是公开使用，在个别情况下，能够证明时，即使在语言概念上是明显的公开，也不构成１０２条的公开使用。法官在认定是否构成１０２条的公开使用时，要考虑整个情况。包括：公开时的活动性质；公众获知的途径及公开使用的范围；使用的观察者是否有保密的义务；是否是发明人之外的人所做实验；实验的次数；实验时间的长短；发明人是否接受实验费用。Ｋｏｎｒａｄ的上诉理由是：地区法院错误地判决他在１９９１年的演示是公开使用。他在１９９０年１０月递交给专利部的发明书预计到工作人员会保守秘密；１９９１年他在实验室的演示时则知道，能源部和实验室的工作人员都有对政府保密的义务。网景反驳说，Ｋｏｎｒａｄ没有拿出否认公开使用的真实的物证，已成为在先技术。法院支持网景。法官认为Ｋｏｎｒａｄ没有提出保密的要求，在１９９１年的演示时，也没有要求参加者保密，因而，没有形成保密的约定（ａ ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌｉｔｙ ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）。能源部和实验室的工作人员对政府保密的义务不能引申为对他的发明有保密的义务。其次，Ｋｏｎｒａｄ提出在１９９１年演示时，他没有透露每一个限制他用密码控制着其发明不被他人掌握。他演示发明是实验的目的，是为了提高和改进其性能，以获得外部的技术支持。法院认为，Ｋｏｎｒａｄ未提出具体证据支持实验使用，反而导致相反的结论。他的演示与其说是实验目的，不如说是商业目的，是为了吸引外部技术人员的赞赏。他没有保留实验的记录。这个不利对他至关重要的。根据以往的判例，是否保留实验记录可以证明发明人是实验的目的而不是销售的目的。Ｂ．关于销售禁止销售禁止是指在申请专利前的关键日期之前提出销售建议。至少有两种途径可满足这一条件：一是关键日期前类似行为的证据；二是关键日期前发明人对该发明的描述足以使这一行业的普通技术人员使用该发明。Ｋｏｎｒａｄ认为法院错误地运用了销售禁止。他提出的以４个月的全日制雇佣或不超过４８，０００元的条件为大学研究协会－超导超撞击实验室配置高能物理远程hr目标系统的备忘录不是销售合同，只是为了追踪能源部的两个实验室之间研究经费转帐的计算工具，因而与将发明物化的销售无关。法官认为，通常确定１０２（ｂ）条的买卖关系必须是在两个独立的实体间发生。本案提出与接受销售的双方的研究经费都来自于一个实体，成为判断的一个难点。在这种情况下就要看卖家是否能控制买家使该发明不被公众掌握。所有证据表明能源部为伯克莱实验室、超导超撞击实验室、斯坦福线性加速器中心的具体项目提供经费，但从不控制他们，因而，这种转帐符合销售禁止的第一个条件；日期又是１９９０年９月２６日，在关键日期之前。由此依据专利法１０２（ｂ）条判定，第３２０号、第４４４号、第９０１号专利无效，维持加州地区法院的判决。□注释：１ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｉｐｏ．ｏｒｇ２美国专利法第１０２条（ｂ）规定：一个人应被授予专利除非“该项发明在本国或外国已经取得专利或在印刷出版物上已有叙述，或者在本国已经公开使用或出售，在向美国申请专利日之前已达一年以上的”。【关于转载文章及付酬的声明】此篇文章原登载于《电子知识产权》杂志。本网站依据《中华人民共和国着作权法》第三十二条和《最高人民法院关于审理涉及hr网络着作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定予以合法转载。本网站依据国家相关规定准备了相应的稿酬，但由于客观原因无法支付。如您是这篇文章的着作权人或其他权利人，请与本网站联系。本网站在确认您的身份后将予以支付。如果您有任何其他意见，请与本网站联系，本网站将在进行核实后24小时内采取相关措施。谢谢合作！中国电子商务法律网话：65518443邮件：deofar@vip.sina.com
